Como dice la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (“LM”), “La nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe”.Es por ello que su artículo 51 dispone que el registro de la marca podrá declararse nulo cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Cuántas empresas se han encontrado con la situación de que sus distribuidores han registrado a su propio nombre marcas que no les pertenecen y que son propiedad del principal. El hecho de que muchas veces se inicien las actividades de distribución sin existir regulación contractual alguna que dé la luz sobre materias como el uso de la marca en el país objeto de distribución da lugar a muchos conflictos entre principal y distribuidor muchas veces de difícil solución transaccional (que debería ser siempre la mejor opción) dejando en manos muchas veces de los jueces una decisión que puede afectar muy mucho la actividad comercial de una empresa y, hasta incluso, su valoración patrimonial.

Por ello, debe tenerse en cuenta que la acción de nulidad de registro de marca prescribe a los cinco años a contar desde la publicación de la concesión del registro, salvo (y eso es muy importante) que el registro de la marca se solicitara de mala fe. En ese caso la acción es imprescriptible (art 14 LM).

Como en otros ámbitos del derecho, la mala fe debe ser acreditada por el demandante y, como cuestión fundamental en el caso de que quiera argumentarse, debe deducirse de datos y situaciones fácticas, anteriores al momento de la solicitud.

Y como casos paradigmáticos y ejemplarizantes tenemos el del distribuidor de productos que, sabiendo que el signo distintivo no está registrado, lo registra sin el conocimiento ni autorización del titular, o cuando el registro de la marca tiene tan sólo una finalidad obstruccionista u obstaculizadora, a fin de evitar que el auténtico propietario de la marca pueda registrarlo, o cuando se registra para afectar a la posición concurrencial de un tercero y, en especial, para vaciar el valor y el mérito de la marca a que está ligada dicha posición.

Por tanto, no es suficiente para tener éxito en una acción de nulidad alegar la identidad de un signo distintivo con el anterior sino que deben reunirse una serie de elementos fácticos que permitan al juzgador apreciar la concurrencia de mala fe en el solicitante de una marca para que la acción de nulidad pueda prosperar.

En cualquier caso, para evitar todo ello, y teniendo en cuenta que no existe normativa europea que regule los contratos de distribución, se recomienda siempre encarecidamente la regulación contractual de la relación de distribución a crear, incluyendo en cualquier caso todos aquellos aspectos que sean necesarios para proteger el derecho de marca del fabricante y su uso por parte del distribuidor, evitando así posteriores problemáticas de difícil solución.

Alvar Bertolin